вернуться на главную
ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ
Применение отдельных положений ст. 6 и 7 Закона о товарных знаках комментируют директор ФИПС, канд. экон. наук А.Д.Корчагин и помощник директора ФИПС по товарным знакам, канд. юрид. наук С.А.Горленко.
В настоящее время в нашей стране действует закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г.
№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»
(с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2002 г.).
Как известно, в соответствии с Законом заявляемые на регистрацию обозначения не всегда получают правовую охрану в качестве товарного знака, поскольку существует ряд оснований, этому препятствующих. Так, исходя из второго абзаца п. 3 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Этот мотив для отказа в регистрации используется при экспертизе заявленного обозначения, предусмотренной п. 1 ст. 12 Закона. В ходе данного этапа экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, в частности, установленным ст. 6 Закона. Это же основание может быть применено при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из ст. 28 Закона.
В практике проведения экспертизы заявленных обозначений и рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку имеют место случаи, когда, используя для отказа в регистрации основание, установленное вторым абзацем п. 3 ст. 6 Закона «Абсолютные основания для отказа в регистрации», экспертиза, лицо, подающее возражение против охраны товарного знака, или орган, принимающий решение по возражению, ссылаются на наличие прав третьих лиц, в том числе на зарегистрированные товарные знаки, то есть на основание для отказа, предусмотренное п. 1 ст. 7 Закона «Иные основания для отказа в регистрации» («относительные» основания).
Представляется, что причиной обращения к п. 1 ст. 7 Закона в отдельных случаях может служить то, что в ст. 28 Закона установлены разные временные режимы для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Правовая охрана, предоставленная с нарушением требований любого положения ст. 6 Закона, в том числе второго абзаца п. 3, может быть оспорена и признана недействительной в течение всего срока ее действия, то есть в течение «всей жизни» товарного знака. Охрана, предоставленная с нарушением требований п. 1 ст. 7 Закона, может быть оспорена только в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.
При наличии в Законе разных сроков для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку может возникнуть ситуация, суть которой состоит в том, что некоторые обладатели права на товарный знак с более ранним приоритетом, пропустившие установленный пятилетний срок, будут пытаться оспорить правомерность правовой охраны товарного знака с более поздним приоритетом на основании положений, включенных во второй абзац п. 3 ст. 6 Закона, ввиду невозможности использования оснований для оспаривания, предусмотренных п. 1 ст. 7 Закона.
В связи с изложенным актуальным представляется вопрос о правомерности ссылок на п. 1 ст. 7 Закона при применении положений абзаца второго п. 3 ст. 6 Закона.
Нельзя не отметить, что этот вопрос не является новым для специалистов в области товарных знаков. Не вызывает сомнений, что ответ на него заключается в решении проблемы о соотношении содержания ст. 6 Закона «Абсолютные основания для отказа в регистрации» и ст. 7 «Иные основания для отказа в регистрации». В связи с данной проблемой необходимо ответить на другой вопрос: является ли «... схема деления требований охраноспособности на абсолютные и относительные... надуманной»*.
* Ариевич Е.А. Введение в заблуждение: практика и реальность//Патенты и лицензии. 2000. № 9. С. 22.
При разъяснении позиции о соотношении положений двух названных статей Закона, в которых в «негативной форме» излагаются требования, предъявляемые к товарному знаку, следует указать, что такое разделение может рассматриваться как концептуальное не только для отечественного Закона, но и для международных договоров, а также национальных законодательств ведущих стран мира. Это разделение объясняется тем, что положения, относящиеся к «абсолютным» и «иным» («относительным») основаниям, преследуют совершенно разные цели.
«Абсолютные» основания для отказа без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц позволяют оценить существо (так называемую «внутреннюю ценность») заявленного на регистрацию обозначения, его способность выполнять функции товарного знака, и, в первую очередь, основную – индивидуализирующую функцию. Эта функция названа в определении понятия товарного знака, данном в ст. 1 Закона, и фактически проявлена в ст. 138 Гражданского кодекса Российской Федерации.
* Имеются в виду права третьих лиц на объекты промышленной собственности (товарные знаки, промышленные образцы, наименования мест происхождения товаров), объекты авторского права, личного неимущественного права (имена, фамилии, псевдонимы).
«Относительные» основания для отказа должны дать ответ на вопрос: не будет ли заявленное обозначение в случае его регистрации в качестве товарного знака нарушать права третьих лиц на другие объекты, в том числе на зарегистрированные товарные знаки*? В этом случае оценка обозначения осуществляется на основании сопоставления с другими объектами прав третьих лиц.
Разделение оснований для отказа в регистрации товарного знака базируется на ст. 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которой рассматриваемые основания сосредоточены в п. В.1 и В.3.
Основания, включенные в п. В.1, позволяют отказывать в регистрации товарного знака в случаях, «если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана». Основания, указанные в п. В.3, дают возможность отклонять при регистрации знаки, «... если они могут ввести в заблуждение общественность»**.
** Парижская конвенция по охране промышленной собственности. М., 1971. С. 21.
Косвенным подтверждением того, что способность обозначения вводить в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя не должна доказываться ссылкой на наличие прав третьих лиц (то есть отсутствием «новизны» обозначения), являются пояснения к п. В.З этой статьи, данные профессором Г.Боденхаузеном в Комментариях к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В них нет каких-либо упоминаний о правах третьих лиц в связи со способностью обозначения вводить в заблуждение*.
* Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс, 1974. С. 135 – 136.
На разделение критериев, которые могут применяться при оценке обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, указывается и в издании Всемирной организации интеллектуальной собственности «Введение в интеллектуальную собственность», где, в частности, отмечается: «Товарным знакам, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно характера, качества, или любых свойств товаров или их географического происхождения, право на регистрацию не предоставляется в интересах общества.
В данном случае проводится тест на ложность смыслового значения самого товарного знака, когда тот ассоциируется с товарами, для которых предлагается. Этот тест следует четко отличать от теста на опасность смешения у потребителей при использовании тождественных или сходных товарных знаков на идентичные или однородные товары».
Рассматриваемое издание не оставляет никаких сомнений в отношении позиции ВОИС, разграничивающей мотивы для отказа, имея в виду экспертизу по абсолютным, объективным основаниям для отказа и экспертизу по относительным основаниям для отказа, позволяющую выявить: «... являются ли заявляемые права идентичными или сходными с преимущественными правами, которые были заявлены или предоставлены на идентичные или сходные товары»*.
* Введение в интеллектуальную собственность. Женева: ВОИС, 1998. С. 195, 203.
Разделение оснований для отказа предусмотрено в законодательстве Европейского Сообщества. Об этом свидетельствует Первая директива Совета Европейских Сообществ от 21 декабря 1988 г. «О сближении законов стран – участниц о товарных знаках (89/104 ЕС). Ст. 3 названного документа «Основания для отказа или лишения силы» содержит по существу абсолютные основания для отказа, предусмотренные ст. 6 отечественного Закона. П. 1(g) этой статьи устанавливает запрет на регистрацию тех товарных знаков, которые вводят публику в заблуждение, например, в отношении характера, качества или географического указания происхождения товаров или услуг. Ст. 4 «Другие основания для отказа или лишения силы из-за конфликтов с более ранними правами» по содержанию максимально близка к положениям ст. 7 российского Закона.
В более позднем документе ЕС – Положении Совета Европейского Сообщества от 20 декабря 1993 г. № 49/94 в отношении товарных знаков на территории Сообщества в ст. 7 прямо названы «Абсолютные основания для отказа» и в ст. 8 «Относительные основания для отказа». По своему содержанию обе статьи повторяют ст. 3 и 4 Первой директивы**.
** См. тексты директив в сб.: Товарные знаки в российском законодательстве/Сост. В.В.Орлова, Д.Д.Орлова. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003. С. 476 – 480, 493 – 496.
Законодательные акты, действующие в рамках Европейского Сообщества, не могли не оказать влияния на законодательства стран, в него входящих. В настоящее время законы этих стран, как и законы большинства ведущих стран мира, в части требований, предъявляемых к товарным знакам, максимально гармонизированы и включают положения, касающиеся абсолютных и относительных оснований для отказа в их регистрации. В странах, где экспертиза на «новизну» заявленного обозначения не проводится (к примеру, Германия, Австрия), применяются абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака, а относительные основания определены в качестве мотивов для оспаривания правомерности их правовой охраны.
Так, в Законе о товарных знаках Германии 1994 г. в редакции от 25 октября 1994 г. с поправками от 16 июля 1998 г. в разделе 8(2).4 запрет на регистрацию в качестве товарного знака установлен в отношении обозначений, которые «... способны ввести в заблуждение публику, главным образом, по своим особенностям, качеству или указаниям места происхождения товаров или услуг». При этом в разделе 37(3) «Экспертиза в качестве абсолютной причины для отказа» имеется ссылка на названный выше раздел, позволяющая отклонять заявку «... при условии, если существует очевидная вероятность введения в заблуждение». Это положение применяется «согласно разделу 37(5) при условии,... если товарный знак не имеет права быть зарегистрированным в отношении товаров и услуг, для которых он был заявлен».
Поскольку Германия относится к числу стран, законодательство которых предусматривает проведение экспертизы лишь по абсолютным основаниям для отказа, то включенные в раздел 9 закона «Заявленные к регистрации или зарегистрированные товарные знаки в качестве относительных причин для отказа» положения дают возможность (исходя из раздела 51 закона) использовать названные в нем основания для оспаривания правомерности и аннулирования регистрации со ссылкой на регистрации товарных знаков с более ранним приоритетом.
Наличие обязательной связи заявленного на регистрацию обозначения и товаров, в отношении которых регистрируется товарный знак, отмечается и в работе известного специалиста в данной области П.Матели «Новое французское законодательство по товарным знакам», где различительный характер обозначения оценивается «... по отношению к объектам, которые он маркирует»*.
* Матели П. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга1. Душанбе, 1998. С. 96.
С позиции поднятой в настоящей статье проблемы интерес может представлять Руководство по экспертизе товарных знаков (далее – Руководство), принятое советом директоров Международной ассоциации по товарным знакам (ИНТА) в мае 1998 г. Руководство, представляющее собой справочный документ по товарным знакам, явилось результатом совместных усилий членов ассоциации, свидетельствующим о гармонизации законов и мировой практики в этой области.
В Руководстве четко указано на наличие экспертизы по абсолютным и относительным основаниям (конфликт с ранее зарегистрированными товарными знаками). При этом названы страны, в соответствии с законодательствами которых проводится такая экспертиза. В их числе, кроме упоминавшихся ранее, Бразилия, Япония, Южная Африка, Испания, Швеция, Великобритания, США.
В Руководстве отмечается, что заключение о ложности должно быть вынесено с целью недопущения до регистрации товарных знаков, которые ложным образом представляют природу товаров или услуг, или когда из материалов заявки видно, что потребители товаров или услуг будут введены в заблуждение.
Речь при этом идет о реальной возможности введения в заблуждение в отношении характеристик, сущности товаров или услуг, когда возможна ошибочная ассоциация с общеизвестной продукцией, которая не связана с рассматриваемой продукцией.
Из Руководства следует, что вопрос о способности обозначения вводить в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя решается по результатам исследования самого обозначения в связи с товаром (товарами), для маркировки которых оно предназначено. Это означает, что в процессе анализа необходимо определить, является ли обозначение описательным для товаров (или их части), а именно: характеризует ли оно качество, количество, свойства, назначение, ценность товара, а также, является ли оно указанием на время, место, способ производства или сбыт товара. Если характеристики товара не соответствуют действительности (не являются истинными), то заявленное обозначение должно быть отнесено к вводящим в заблуждение.
Одновременно с этим Руководство не указывает на какое-либо исключение из данного правила, возможность признавать способность обозначения вводить в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя на основании наличия ранее зарегистрированного товарного знака.
Рассмотренным принципам следуют все ведущие страны мира. К примеру, как свидетельствует информация, полученная из патентного ведомства Великобритании, закон о товарных знаках этой страны основывается на ранее упоминавшейся Директиве ЕС (п. 1(g) ст. 3). Как и Директива, закон Великобритании подразделяет основания для отказа в регистрации на абсолютные и относительные. Раздел 3(3)(б) закона содержит абсолютное основание, которое запрещает регистрацию товарных знаков, вводящих в заблуждение. Однако это положение, как указано в информации, «применяется только в тех случаях, когда введение в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. Оно не может быть использовано для отказа в регистрации вследствие их сходства с ранее зарегистрированными знаками. Такие вопросы регулируются исключительно относительными основаниями для отказа. Поэтому не существует каких-либо обстоятельств, при которых товарному знаку может быть отказано по абсолютным основаниям вследствие противоречия с каким-либо ранее зарегистрированным товарным знаком».
Как известно, Российская Федерация в 1994 г. заключила, а в 1997 г. ратифицировала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейскими Сообществами, ст. 5 которого «Охрана интеллектуальной собственности» и приложение 10 к данной статье обязывают нашу страну обеспечивать «уровень защиты» интеллектуальной собственности, аналогичный уровню, существующему в Сообществе.
Выполнение названного Соглашения обязывает Россию придерживаться соответствующих принципов, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам. Однако нельзя не отметить, что в этой части наше законодательство не требует никаких изменений, поскольку подходы к реализации положений ст. 6 и 7 Закона, сформировавшиеся на стадии его подготовки и введения в действие в 1992 г., сохранились и в редакции 2002 г. Они полностью совпадают с подходами международных соглашений и национальных законодательств и раскрыты в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений*, разработанных Роспатентом в 2001 г. с учетом ранее упомянутого Руководства, подготовленного Международной ассоциацией по товарным знакам. Рекомендации содержат специальный раздел 3 «Особенности экспертизы ложных или способных ввести в заблуждение обозначений».
* Патенты и лицензии. 2001. № 8. С. 48.
Вместе с тем, как отмечалось в настоящей статье, в практике экспертизы заявленных обозначений, а также подачи и рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку имеют место случаи принятия решений, нарушающих принципы, заложенные в Законе.
В целях упорядочения существующей практики и достижения единообразных подходов к применению отдельных положений ст. 6 и 7 Закона Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в июле текущего года было утверждено специальное Разъяснение**. Оно касается вынесения решений об отказе в регистрации товарного знака или в удовлетворении возражений при оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку на основании второго абзаца п. 3 ст. 6 Закона.
** Там же. 2004. № 8. С. 85.
Разъяснение обязывает при осуществлении упомянутых выше юридически значимых действий проанализировать обозначение (на стадии экспертизы) или товарный знак (на стадии оспаривания его правовой охраны) с точки зрения их способности вводить в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц, в том числе охраняемыми товарными знаками.
Механизм проведения такого анализа содержится в п. 2.5 (2.5.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 5 марта 2003 г.* Исходя из данного пункта, к ложным или способным ввести в заблуждение обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается вводящим в заблуждение, если таковым является хотя бы один из его элементов.
* Патенты и лицензии. 2003. № 5. С. 32.
Кроме Правил, при исследовании обозначения на его соответствие требованиям, предъявляемым к товарному знаку согласно второму абзацу п. 3 ст. 6 Закона, целесообразно обращаться к указанным выше Рекомендациям Роспатента по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений 2001 г.
И наконец, ответ на главный вопрос, которому посвящена настоящая статья, может быть сформулирован следующим образом. При применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных вторым абзацем п. 3 ст. 6 Закона («Абсолютные основания для отказа в регистрации»), считать неправомерным принятие решения, исходя из сходства до степени смешения обозначения с охраняемым товарным знаком, поскольку упомянутое основание может быть применено только в рамках реализации п. 1 ст. 7 Закона («Иные основания для отказа в регистрации»). Аналогично следует подходить и к вынесению решений при рассмотрении возражений об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.